过万美国商标暴雷,棘手!涉事的合规卖家该怎么处理?(附方法论)

中秋节前夕,美国商标局(USPTO)对卖XX长(辰X集团)的600多页指控,在跨境服务商和卖家圈子引起了轩然大波。

图| 美国专利商标局(USPTO)文件截图
很多吃瓜群众问,发生了什么?
小编总结一下:
USPTO商标专员发出了一份长达600多页的商标排除令,指斥卖XX长存在数项违规行为:
1、排除令列举了多项证据表明,卖XX长不具备相关的律师资格帮助企业进行美国商标的审查和申请事项。美国有规定,未经授权和不具备资格的前提下,不允许进行商标相关的法律事务,包括最基础的商标申请。
2、卖XX长在过去数年间,冒用了至少3位以上有美国资格的律师名号进行审查和签字,以掩盖其不具备上述1所示资格的事实。
3、违规多人共享同一个USPTO账号,且存在这种情况的申请超过了10100份文件(见原文:over 10100 applications or registrations)
被控诉方会受到什么惩罚?
在这份美国商标局商标排查令中列举了2014年以来至2020年11月通过卖XX长注册的所有商标,USPTO要求其在本月21号之前对该问询做出回复,否则将面临一系列处罚!包括:

若最终的回复不能令美国商标局满意,那么商标都有极大可能被移除。注:600多页的美国商标局商标排查令下载地址:
https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/orders-issued-commissioner-trademarks 

假如自己的商标在“中招”名单里面,卖家应怎么办?
首先,参考半年前huanyi的案例:
15000个商标被撤销。寰逸给出的解决办法是1,帮助卖家重新注册商标,但因为各种问题并未兑现;2,一个商标补偿1000元,卖家自行寻找其他服务商进行重新注册。但是,据接受方案2的卖家表示并未拿到钱。也许是寰逸现金流的困难问题。然而,不管是采取哪一种方案,对卖家来说都是精神和金钱的双重损失。
重新注册商标,可能存在亚马逊备案被拒、提示品牌滥用的风险。很大概率店铺和品牌会被亚马逊标记,重新注册干净的商标在店铺备案也会有失败的可能。

前事不忘后事之师。现在,我们该怎么办?
1、中招的卖家应及时了解USPTO的在今天到本月20号之前的相关动态,快速调整策略做出反应。
2、在UPSTO给到卖XX长进行答复的9月21号前,商标备案还不会被移除,现在、立刻、马上、在第一时间找到一个正规的机构,最好是线下律所,重新备案一个律师没有问题的商标,避免商标被他人抢注的风险。并主动撤销亚马逊品牌备案,移仓、换标。
假如卖XXX长提出由他们帮你重新递交注册,小编认为,假如这个品牌对你特别特别重要,那你最好不要接受。现在他们涉事的有1万多个商标,工作量巨大,无法雨露均沾给到你的品牌特殊的保护和应对措施。一切靠自己。
如果本次不在该名单内,卖XX长如果本次事件没有处理好,就算是过去已经下证的商标档案没有被USPTO撤回,也很容易被无效。建议更换掉有商誉危机的服务机构。
21号之后,假如发生了最坏的结果。 那么,此前已经下证的商标,建议先更换代理机构和通讯地址,并密切监控TSDR上的电子记录的状态,关注商标失效风险。针对具体的案件有相应的建议对策,例如局长请愿、提交有效声明或寻求司法审查等,需要进行个案分析。

关于知识产权合规的建议:
1、如果需要申请的商标还没有开始在美国使用,那么,请不要为了使用注册的原因,进行使用证据造假或PS使用证据、提供仅为商标申请而制作的网站页面,在未在美国销售的商品包装上粘贴商标等。
无论是自己制作,还是购买国内的使用证明制作服务;即使商标可以通过注册,之后也极可能被第三方提起或USPTO自行发起的商标撤销程序和商标重审程序撤销,并很可能引起USPTO的注意,影响该申请人的其他商标申请;
2、做好资料收集:尽可能收集并保留商标申请过程中的所有聊天记录、素材以及在所列的所有商品/服务中的相关使用证据,确保之后面对商标撤销程序和商标重审程序能及时提供;
3、申请美国商标时需要提供最早的使用时间,这个时间尽量实事求是。因为后续如果涉及到异议或者无效等案件,这个时间是很关键的考虑因素。
4、美国商标有实际使用和意向使用两种情况。分清基于“实际使用”提交申请与还是基于“意向使用”提交申请,避免在申请时造成麻烦。
5、定期维护。商标注册后也要随时关注商标的状态,不要错过5-6年的商标使用申明。美国商标局规定,自注册之日起第5年至第6年期间,在美国注册商标的卖家们需要提交第一份使用声明,来证明自己这五年期间在持续使用该注册商标。
6、理性分析商标注册的成本构成,不要过分追求低价。
在USPTO的监控和制裁力度不断加大的背景之下,诸如这样的问询不会是个例,接下来监督只会越来越严格,惩罚也会越来越严厉。

建议之后的美国商标注册采取谨慎的态度,选择代理案件量在正常范围之内、文书质量有保证、不存在明显的违规操作风险的代理机构和律师进行递交。
跨境知识产权力代表了品牌力,它没有捷径,合规和高质量才是王道。
关于我:
我是一枚跨境电商合规观察者和思考者,关注跨境合规的一切。
生产制造型、出口贸易型、高新技术、跨境电商、服务型等类型的企业在拓展海外生意时,需要注意贸易合规全链路的问题:产品合规、无票采购出口合规通道、合规收汇、全凭证链资金合规回流、完税方案、公司架构、业务架构、财税架构、供应链架构的全方案等。
真诚交流,共同探讨外贸新业态。企业经营中面临的财务、税务、进出口、外汇合规等问题的综合解决方案,欢迎私信。      

让我们共同支持国牌出海、文化出海。

PS:目前我不涉足商标注册业务,但我关注知识产权合规问题,因为它是品牌出海的首战。(对!我没写错,是首战,不是首站。品牌出海是一场战役,希望我们都能从其中获取丰硕的成果。)

来自:蒲公英跨境咨询pgy202006008 公众号

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